Yoram Leker, Avocat au barreau de Paris

Un laboratoire titulaire de la marque dénominative "Coup d'éclat" pour désigner notamment des produits cosmétiques avait attrait une société concurrente qui commercialisait des produits pour cheveux colorés portant la mention "sérum coup d'éclat", en contrefaçon de sa marque et en concurrence déloyale.

Sa demande a été rejetée, rejet confirmé par la Cour de cassation dans son arrêt du 3 avril 2012.

La Cour d'appel avait en effet considéré que la commercialisation d'un produit portant la mention "sérum coup d'éclat" n'était pas la contrefaçon de la marque "Coup d'éclat" pour la raison que, dans la mention critiquée, l'expression "coup d'éclat" était employée pour décrire une caractéristique du produit et non pour indiquer l'entreprise de provenance de celui-ci. Elle avait également retenu que l'expression "coup d'éclat" employée avec une autre expression servait à la définition de la qualité du produit vendu, et ne désignait pas le produit lui-même, de sorte que dans la locution adoptée, l'expression "coup d'éclat" perdait son individualité et son pouvoir distinctif propre sans que, selon la Cour de cassation, ce constat n'entre en contradiction avec la reconnaissance du caractère distinctif de la marque "Coup d'éclat".

En d'autres termes, si la marque "Coup d'éclat" est distinctive en elle même, s'agissant de la désignation de produits cosmétiques, elle n'interdit pas l'utilisation de l'expression "coup d'éclat" dès lors que cette dernière ne vise pas à désigner un produit, mais qu'elle sert à la définition de la qualité du produit vendu.

Le titulaire de la marque française et internationale de matériel de travaux publics ayant appris par voie de presse qu'un concurrent britannique s'apprêtait à commercialiser un nouveau chariot de manutention sous une marque similaire, qui devait être dévoilé en avant-première lors d'un salon du 15 au 18 décembre 2009, avait présenté une requête au fins d'obtenir des mesures urgentes d'interdiction.

L'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit en effet la possibilité d'agir ainsi par voie de requête "lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur". 

Mais la Cour de cassation, à l'occasion de son récent arrêt du 20 mars 2012, confirme le caractère particulièrement restrictif de cette procédure qui doit demeurer exceptionnelle, puisqu'elle prive la défense du bénéfice de la contradiction, c'est-à-dire de la possibilité de faire valoir ses arguments. 

En l'espèce, la procédure non contradictoire est rejetée car la demanderesse avait pris connaissance selon la Cour d'appel dès le 28 août 2009 de la présentation à venir le 15 septembre, ce qui lui laissait le temps de recourir à la procédure contradictoire du référé. La Cour ajoute que, même le 11 septembre, date de saisine du juge par voie de requête, et donc à quatre jours de l'ouverture du salon, la condition de l'urgence n'était pas démontrée, car la demanderesse avait encore la possibilité d'engager un référé "d'heure à heure" et donc de préserver le caractère contradictoire de la procédure.

Cet arrêt confirme au besoin le caractère hasardeux de la procédure unilatérale sur requête pour obtenir l'application de mesures urgentes et la nécessité de lui préférer le référé, procédure contradictoire largement préférable au regard du respect des droits de la défense. 

La Cour d'appel de Paris a mis un terme, le 9 décembre 2011, à dix années de procédure entre le célèbre chocolatier Leonidas et la son concurrent Pralibel, à propos de l'usage par ce dernier de la marque "BELIDAS".

Le juge des référés de Créteil avait, le 2 janvier 2002, interdit l'usage de la marque BELIDAS avant d'être infirmé en appel. La Cour de cassation avait rejeté le pourvoi de Leonidas le 28 avril 2004. Entre temps, Leonidas avait assigné au fond la société Pralibel et son distributeur, Auchan, en contrefaçon et en concurrence déloyale, demandes rejetées le 13 mai 2003 par le Tribunal de grande instance de Créteil. Mais la Cour d'appel de Paris avait infirmé les juges du fond, considérant qu'il y avait contrefaçon et concurrence déloyale dans l'usage de la marque "BELIDAS", laquelle a été annulée au passage. C'est finalement sur renvoi après cassation que la Cour d'appel de Paris met un terme au litige.

La Cour rappelle que la marque "LEONIDAS" est complexe, à la fois dénominative et figurative, composée d'un dessin en forme de médaillon représentant le buste d'un soldat grec dont le nom, Leonidas, apparaît en haut du médaillon. "BELIDAS" est de son côté constituée par un seul mot.

La marque "BELIDAS" n'étant pas la reproduction à l'identique de "LEONIDAS", il convient de rechercher s'il n'existe pas de risque de confusion qui comprend le risque d'association lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par les deux marques au regard de leurs éléments dominants et distinctifs. Il est précisé qu'un "faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un fort degré de similitude entre les produits ou services et inversement."

La Cour analyse ensuite, tour à tour, les différentes formes de ressemblance.

Sur la ressemblance visuelle, elle écarte la contrefaçon au motif que l'élément figuratif de LEONIDAS lui confère une spécificité qui exclut la confusion.

Sur la ressemblance auditive elle relève que BELIDAS ne comporte que trois syllabes contre quatre pour LEONIDAS. En outre, elle juge que le suffixe "IDAS" n'est pas déterminant alors que le phonème labial d'attaque "BEL" est très différents de "LEO".

Enfin, sur les ressemblances conceptuelles, à LEONIDAS, qui reprochait à BELIDAS le préfixe "BEL" qui évoque la Belgique, la Cour d'appel répond que Leonidas ne peu s'approprier la référence à la Belgique, pays réputé pour son chocolat, et que de plus le phonème "BEL" figurait déjà dans la dénomination de PRALIBEL.

La Cour conclut qu'il n'est donc pas permis de prétendre que, parce qu'elles possèdent des sonorités proches, les marques "LEONIDAS" et "BELIDAS" sont ressemblantes et engendrent un risque de confusions.