Yoram Leker, Avocat au barreau de Paris

L'acquisition d'une marque, à titre défensif, pour contrer une action en contrefaçon peut s'avérer inefficace.

C'est ce qui ressort d'un arrêt rendu le 12 septembre 2012 par la cour d'appel de Paris.

La société CIRCUS, propriétaire de la marque verbale française LION dans le domaine de l'informatique avait saisi le juge des référés pour faire interdire à la société APPLE l'utilisation du terme "LION" pour l'exploitation de ses produits.

Cette dernière opposait à la société CIRCUS, entre autres arguments, qu'elle avait acquis la marque internationale semi-figurative LION (antérieure à la marque de son adversaire) auprès d'une société allemande.

Cependant, cette cession est intervenue après l'assignation initiée en référé. Or, la cour d'appel rappelle que, pour faire obstacle à une condamnation en contrefaçon, l'acquisition d'une marque antérieure doit répondre à un intérêt personnel et légitime de garantie de ses droits. Tel n'est pas le cas s'agissant de l'acquisition d'une marque en cours d'instance, dans le seul but de faire échec à l'action en contrefaçon.

S'agissant d'une instance en référé, la cour considère cependant qu'une mesure d'interdiction serait disproportionnée, la société Circus n'exploitant pas la marque LION, et limite la sanction à la condamnation d'APPLE à verser des dommages-intérêts provisionnels.