Une société spécialisée dans les portes automatiques a déposé en 2009 la marque verbale française "... la barrière climatique souple" pour désigner des produits et services des classes 6, 19 et 42. Or, la plaignante utilisait depuis 1993 l'expression "barrière climatique souple" comme slogan pour désigner certains de ses produits et considérait que la marque de son concurrent avait été déposée en fraude de ses droits.
La Cour de cassation qui reconnaît la fraude rappelle qu'un dépôt de marque est frauduleux lorsqu'il est effectué "dans l'intention maligne de porter atteinte à des intérêts préexistants ou de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité". Quant à l'intention frauduleuse, celle-ci consiste dans "la connaissance du slogan "barrière climatique souple" au moins depuis 1993 date à laquelle son utilisatrice avait fait imprimer deux mille exemplaires de brochures commerciales portant ce titre."
De plus, les deux sociétés en litige opèrent respectivement en numéro un et deux sur un marché identique et restreint.
(Cass.com. 2 février 2016 ; pourvoi n° 14-24714)
La société L'Oréal, titulaire de la marque verbale "Babylone" déposée en novembre 2009 à l'INPI pour désigner des parfums avait assigné en déchéance de sa marque une société concurrente, Parfums Via Paris, qui avait déposé la marque "Babylone" antérieurement, en mars 1995. En effet, une marque encourt la déchéance si elle ne fait pas l'objet d'un usage sérieux pendant cinq années consécutives, en vertu de l'article 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.
La Cour d'appel a rejeté la demande de L'Oréal, en relevant que la marque en question avait généré pour Parfums Via Paris un chiffre d'affaire certain entre 1994 et 2009.
Insuffisant selon la Cour de cassation, qui réforme cette décision. En effet, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'usage sérieux pendant cinq années consécutives, en se bornant à relever les ventes pendant la période 1994 à 2009. Elle aurait dû se déterminer précisément sur les cinq années précédent la demande en déchéance, c'est-à-dire précédent l'année 2009.
(Cass.com, 3 mars 2015 ; pourvoi n° 13-22900)
Une société titulaire de la marque française "Argane" désignant les produits cosmétiques pour l'hygiène de la peau avait assigné une société concurrente en contrefaçon pour la commercialisation d'un baume de soins sous la dénomination "Karité-Argane". La société défenderesse avait invoqué à titre reconventionnel la nullité de la marque "Argane" et obtenu gain de cause, ce que confirme ici la cour de cassation.
En effet, le terme "argane", mot d'origine arabe également orthographié "argan" est répertorié depuis le 19ème siècle dans les dictionnaires français pour désigner un arbre ainsi que son fruit d'où est extraite une huile dénommée "huile d'argane" ou "huile d'argan" utilisée dès cette époque pour la fabrication du savon. De ce fait, à la date du dépôt, ce terme constituait la désignation nécessaire et générique de la substance végétale employée pour l'hygiène et les soins de la peau, qui devait rester à la libre disposition des acteurs économiques concernés désireux de l'introduire dans la composition de leurs produits.
(Cass. com. 6 mai 2014 ; pourvoi n° 13-16470)
Pour écarter tout risque de confusion entre la marque semi-figurative "lézard" et la marque semi-figurative "studio lézard", la Cour d'appel de Poitiers a retenu que les noms diffèrent, en raison de la présence du mot "studio", de même que les couleurs et la représentation du lézard.
En se déterminant ainsi au vu des seules différences entre les deux signes, et sans rechercher si les ressemblances ne créaient pas un risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux signes sous les yeux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
De même, la cour d'appel aurait dû s'expliquer sur le risque de confusion possible entre l'utilisation du nom de domaine "lezard-graphique.com" et "studio-lezard.com".
La demande en contrefaçon ne pouvait être ainsi rejetée sans que soient recherchées les ressemblances entre les marques et sans que soit posée la question du risque de confusion.
Cass.com 25 mars 2014 ; pourvoi n° 13-13690
Le titulaire de deux marques semi-figuratives désignant des viandes et des épices avait en consenti deux licences exclusives d'exploitation à la société Abattoirs de Provence. Cette dernière avait elle-même passé un contrat avec la société Charal, sur la fabrication de surgelés, mais qui ne portait pas sur la marque. Une saisie-contrefaçon avait été effectuée à l'initiative du titulaire de la marque dans les locaux exploités par une société tierce distributrice de produits Charal, et en même temps que le titulaire agissait en contrefaçon, la société Abattoirs de Provence avait assigné Charal et son distributeur sur le fondement de la concurrence déloyale.
L'action en concurrence déloyale de la société Abattoirs de Provence avait été rejetée par la Cour d'appel au motif que les éléments sur lesquels elle se fondait étaient matériellement les mêmes que ceux pour lesquels le titulaire de la marque avait obtenu une condamnation en contrefaçon.
Ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article 1382, l'exploitant d'une marque étant fondé à obtenir réparation de son préjudice propre, indépendemment du sort de l'action en contrefaçon du titulaire, d'où cassation de l'arrêt entrepris.
(Cass. chambre commerciale, 24 septembre 2013)
L'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, autorise la victime d'une contrefaçon de sa marque à saisir le juge des référés en cas d'atteinte vraisemblable de ses droits, pour obtenir des mesures d'interdiction, voire une provision sur la réparation de son préjudice.
Un producteur de musique avait invoqué cet article pour faire condamner des sociétés qui exploitaient des copies de CD alors qu'il détenait un contrat d'exclusivité avec les artistes, portant sur la fabrication, la distribution et la commercialisation des CD.
La Cour d'appel avait rejeté les demandes du producteur au motif que la preuve d'un acte contrefaisant n'est rapportée par aucune pièce de la procédure, l'achat d'un disque contrefait n'étant pas suffisant.
Dans son arrêt rendu le 10 septembre 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi mais sur un motif différent de celui retenu par la cour d'appel. En effet, les dispositions de l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle ne s'applique qu'en matière d'atteinte à la marque ce qui n'était pas le cas en l'espèce où le demandeur invoquait une violation de ses droits au titre d'un contrat d'exclusivité.
La société propriétaire des marques "Les Menuiseries Océane" et "Océane, le réseau des menuiseries" avait assigné la société "Océane fermetures en contrefaçon et concurrence déloyale pour utilisation de ces termes à titre de dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine et enseigne pour désigner des activités de menuiserie.
La Cour d'appel a rejeté son action en concurrence déloyale en retenant qu'il n'existait pas de risque de confusion, les motifs étant repris par la Cour de cassation.
En revanche, sur la question de la contrefaçon par usage du terme "Océane fermeture, la Cour de cassation contredit la Cour d'appel. Cette dernière avait également rejeté la demande au motif que l'activité de vente de menuiserie par la société "Océane fermeture" était limitée à la région havraise.
Or, dit la Cour de cassation, les marques de la demanderesse bénéficiaient d'une notoriété sur le territoire national et les similitudes visuelles et conceptuelles entre les signes justifiaient l'action en contrefaçon.
(Cour de cassation, chambre commerciale, 25 juin 2013)
En matière de marque, les actions civiles ne peuvent être portées que devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsque les demandes portent également sur une question connexe de concurrence déloyale.
C'est ce que rappelle à nouveau la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mai 2013 concernant une entreprise qui reprochait à un concurrent d'avoir mis sur le marché un café dénommé "arôme et sensation" dans un emballage présentant des similitudes avec celui qu'elle utilise pour la vente de son café "arôme et caractère".
La société assignée en concurrence déloyale avait soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris qui avait été saisi, exception rejetée par la cour d'appel qui estimait que le litige ne commandait pas d'apprécier les droits privatifs dont les sociétés disposent sur le nom de leur produit, mais uniquement à rechercher si l'utilisation d'une dénomination voisine sur l'emballage concurrent entraînait un risque de confusion entre les cafés pour le consommateur d'attention moyenne.
Non, répond la Cour de cassation. Dès lors que la société demanderesse demandait l'interdiction de l'utilisation par sa concurrente tant de l'emballage que de la dénomination "arôme et sensation", il devenait indispensable d'apprécier les droits de cette société sur ladite dénomination déposée à titre de marque, d'où nécessité de saisir le tribunal de grande instance.
Deux sociétés (X et Y) se disputaient au sujet de l'utilisation de la marque "dict.fr".
Après avoir rejeté la demande de nullité formée par la demanderesse (X), la Cour d'appel examinait la demande en contrefaçon et concurrence déloyale formée par la société propriétaire de la marque (Y), qui se voyait déboutée sur les deux fondements.
Au contraire, c'est l'action en concurrence déloyale de la société X qui est retenue :
Il est rappelé que le titulaire d'une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à partir d'un mot clé identique à ladite marque, lorsque la publicité ne permet pas, ou permet seulement difficilement, à l'internaute moyen de savoir si les produits ou services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci, ou, au contraire, d'un tiers. Or, en l'espèce, la Cour de cassation estime que la société Y, titulaire de la marque, ne justifie pas d'un tel risque, et alloue donc des dommages-intérêts à la société X du fait de la suppression obtenue par la société Y sur Google du référencement de la société X sur internet, qui a privé indûment cette dernière d'un moyen d'accéder à une clientèle.
Quant à l'action en nullité de la marque intentée par la société X, son rejet est également confirmé par la Cour de cassation, car un signe, enregistré comme marque et dépourvu de caractère distinctif au moment de l'enregistrement peut acquérir ultérieurement un tel caractère, par l'usage qui en est fait à titre de marque.
Cassation chambre commerciale, 14 mai 2013 - pourvoi 12-15534
Une société intitulée "Notariat services" titulaire de la marque "Notaires 37" qui avait constaté qu'une société de communication faisait paraître, dans le département d'Indre et Loire, un journal d'annonces immobilières intitulé "Les Notaires 37" avait demandé, sur le fondement de l'article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle, des mesures d'interdiction provisoire contre cette dernière, mesures accueillies favorablement par la cour d'appel statuant en référé.
Pourtant, la défenderesse avait opposé la nullité de la marque de la société poursuivante, "Notaire 37", comme contraire à l'ordre public, cette dernière ne justifiant pas bénéficier du titre de notaire. Cet argument était curieusement rejeté par la cour d'appel qui, contrairement au juge des référés, a jugé qu'aucun texte n'interdit expessément le dépôt d'une marque incorporant un titre attaché à une profession réglementée dont l'usage ne serait prohibé en vertu de l'article L.433-17 du code pénal que s'il tendait à faire croire au public que l'intéressé bénéficie de ce titre.
Faux, répond la Cour de cassation par un arrêt du 16 avril 2013. L'adoption et l'usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire, est contraire à l'ordre public. En affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.711-3 b, L.716-6 du code de la propriété intellectuelle ainsi que l'article L.433-17 du code pénal.
Un artisan chocolatier titulaire de la marque communautaire "Bouquet de chocolat" avait attrait en concurrence déloyale et contrefaçon le titulaire d'une marque "Bouquet des gourmets" déposée ultérieurement.
La cour d'appel a rejeté la demande au motif que le seul élément commun aux deux signes était la mot "bouquet", qui ne suffit pas à faire produire aux deux signes une impression commune qui serait de nature à provoquer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne.
L'arrêt est censuré par la cour de cassation le 12 février 2013.
En effet, la cour d'appel qui s'est bornée à rechercher le risque de confusion dans la comparaison des signes, a omis de se déterminer sur la question de la notoriété de la marque antérieure, omission qui prive sa décision de base légale.
Les titulaires d'un modèle de couteau de la marque nationale "styl'et" ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Paris différentes sociétés de droit italien et autrichien auxquelles elles reprochaient la commercialisation d'un couteau "styl'et" dans différents pays européens, dont la France.
Ils reprochaient à la Cour d'appel d'avoir déclaré le tribunal incompétent, alors qu'en matière de contrefaçon sur internet la victime peut exercer son action devant l'Etat dans lequel le produit contrefait a été vendu et livré, le fait que le site étranger soit rédigé dans une autre langue que le français étant sans incidence sur la détermination du public auquel il est destiné.
Non, répond la Cour de cassation dans un arrêt du 12 février 2013. La commande unique de couteau, passée pour les besoins de la cause par le titulaire de la marque française, ne saurait suffire à caractériser la compétence de la juridiction parisienne. Elle relève que certains sites étrangers précisent même que la livraison des produits n'est possible que sur le territoire allemand, et ajoute d'autre part que le consommateur français qui souhaite accéder aux sites exploités par les sociétés germanophones et passer commande, doit connaître la langue allemande. Ainsi, la Cour d'appel a justement apprécié que les sites sur lesquels les produits incriminés étaient proposés ne visaient pas le public de France.
La Cour de cassation a rendu le 4 décembre 2012 une décision au sujet d'une affaire de retenue douanière.
Lors d'un contrôle douanier, des boîtes de sauce harissa avaient été retenues puis saisies par les agents des douanes comme susceptibles de contrefaire la marque "Le Phare du Cap Bon".
Les importateurs avaient alors assigné l'administration des douanes, en référé, pour solliciter la mainlevée de la saisie pour trouble manifestement illicite. Selon eux, le procès-verbal établi avant la saisie, constatant que les boîtes litigieuses étaient conditionnées dans des emballages ressemblant à ceux utilisés par la marque, était insuffisant à caractériser l'existence d'une contrefaçon.
La Cour rejette l'argument. Elle relève que la contrefaçon était avérée à la lumière des ressemblances décrites, et confortée par la lettre du Conseil en propriété industrielle du titulaire de la marque qui s'engageait à entreprendre une action en justice.
Par un arrêt rendu le 31 octobre dernier, la Cour de cassation se prononce sur l'application de l'article 4 alinea 3 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, selon lequel "la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile... même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil".
Un garage avait dénoncé à la direction de la concurrence et des fraudes les agissements d'un fournisseur, qui lui avait vendu 7 batteries portant la marque contrefaite "Bosch".
Le fournisseur reprochait à la Cour d'appel de l'avoir condamné a procéder à l'enlèvement et au remplacement de ces batteries automobiles contrefaites, ce qui constituait selon lui une atteinte à la présomption d'innocence, puisqu'aucune condamnation pénale n'était intervenue à son encontre. Selon le fournisseur, la Cour d'appel ne pouvait se fonder pour le condamner sur l'enquête diligentée par la direction régionale de la concurrence, alors que la procédure pénale n'en était qu'à ses prémisses..
La Cour de cassation rejette néanmoins le pourvoi, en rappelant que l'article 4 alinéa 3 du Code de procédure pénale dans sa nouvelle rédaction n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer une influence, et qu'il en va de même, a fortiori, au cas de simple dépôt de plainte pénale, ce qui était le cas en l'espèce. Ainsi, le simple fait pour le juge civil d'exercer la faculté discrétionnaire que lui offre la loi, de mener le procès porté devant lui à son terme, excluerait, selon la Cour de cassation, toute attteinte de sa part à la présomption d'innocence.
La société "Avenir Télécom", propriétaire de la marque du même nom pour désigner les produits et services des classes 9 et 38 avait vu son opposition à l'enregistrement de la marque "Avir Télécom" rejetée par l'INPI.
La Cour d'appel, confirmée par la Cour de cassation au terme d'un arrêt du 9 octobre 2012 a annulé la décision de l'INPI.
Selon le dernier déposant, qui contestait l'arrêt de la Cour d'appel, l'évaluation du risque de confusion aurait dû tenir compte de l'ensemble des critères pertinents du risque de confusion, et notamment de la notoriété de la marque et des conditions de commercialisation des produits ou services.
Non, répond la Cour de cassation, il convenait de procéder, comme l'avait fait la Cour d'appel, à un examen global des deux marques, et constater que l'impression d'ensemble produite par celles-ci sur le consommateur moyennement attentif n'ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux sufisait à créer un risque de confusion.
Ce faisant, la Cour d'appel n'a pas méconnu l'absence de notoriété de la marque Avenir Télécom. Elle n'avait pas, par ailleurs, à tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou services lesquelles auraient relevé, le cas échéant, d'une action en concurrence déloyale ou parasitaire, qui n'avait pas été introduite en l'espèce.
La Cour de cassation vient de rendre, le 26 septembre dernier, un arrêt intéressant sur la question de l'interférence du droit d'auteur dans le droit des marques.
Il était reproché à la Cour d'appel de Bordeaux d'avoir annulé une convention de cession de la marque "La Vie Parisienne Magazine" au motif que le cédant ne disposait plus, à la date de conclusion de la cession, du droit exclusif d'exploiter ce titre faute d'avoir renouvelé le dépôt de la marque, ce qui selon la Cour d'appel avait privé la cession de cause.
Or, le cédant avait également invoqué des droits sur le titre déposé, sur le fondement du droit d'auteur, si bien que la Cour de cassation considère que l'arrêt s'est privé de base légale en ne recherchant pas si la cause de la convention ne résidait pas précisément dans les droits d'auteur sur le titre "La Vie Parisienne Magazine".
D'autre part, la Cour d'appel avait jugée nulle la marque pour avoir été déposée au mépris de droits antérieurs détenu par la société éponyme au titre de la dénomination sociale, alors qu'elle aurait dû rechercher si les droits d'auteur détenus par le déposant sur le titre "La Vie Parisienne Magazine" n'étaient pas eux-même antérieurs à ceux invoqués au titre de la raison sociale.
C'est donc une "double" cassation qui souligne l'importance du droit d'auteur, y compris dans le domaine du droit des marques.
L'acquisition d'une marque, à titre défensif, pour contrer une action en contrefaçon peut s'avérer inefficace.
C'est ce qui ressort d'un arrêt rendu le 12 septembre 2012 par la cour d'appel de Paris.
La société CIRCUS, propriétaire de la marque verbale française LION dans le domaine de l'informatique avait saisi le juge des référés pour faire interdire à la société APPLE l'utilisation du terme "LION" pour l'exploitation de ses produits.
Cette dernière opposait à la société CIRCUS, entre autres arguments, qu'elle avait acquis la marque internationale semi-figurative LION (antérieure à la marque de son adversaire) auprès d'une société allemande.
Cependant, cette cession est intervenue après l'assignation initiée en référé. Or, la cour d'appel rappelle que, pour faire obstacle à une condamnation en contrefaçon, l'acquisition d'une marque antérieure doit répondre à un intérêt personnel et légitime de garantie de ses droits. Tel n'est pas le cas s'agissant de l'acquisition d'une marque en cours d'instance, dans le seul but de faire échec à l'action en contrefaçon.
S'agissant d'une instance en référé, la cour considère cependant qu'une mesure d'interdiction serait disproportionnée, la société Circus n'exploitant pas la marque LION, et limite la sanction à la condamnation d'APPLE à verser des dommages-intérêts provisionnels.
La société Agatha, titulaire de la marque figurative constituée par la représentation stylisée d'un chien, avait obtenu gain de cause contre la société Swarovski qu'elle avait assignée en contrefaçon de sa marque, en raison de la commercialisation d'un pendentif représentant un chien stylisé.
En cassation, la société Swarovski avait invoqué, en vain, le fait que l'utilisation du signe litigieux à d'autres fins que celle de l'identification d'une marque ne constituait pas un acte de contrefaçon, sauf si le public perçoit un lien entre le signe et la marque. En vain toujours, elle avait invoqué le fait qu'Agatha aurait commis un abus de droit, car sous couvert d'une action en contrefaçon de sa marque elle cherchait en réalité à rendre difficile la vente de produits concurrentiels.
En revanche, par arrêt du 12 juin 2012, la société Swarovski a obtenu la cassation sur la question du risque de confusion entre la marque et le pendentif, l'arrêt de la Cour d'appel ayant retenu que leurs dessins présentent une stylisation identique, ce qui est insuffisant.
En effet, selon la Cour de cassation, la Cour d'appel ne pouvait se borner à considérer les seuls dessins, sans prendre en compte la couleur, le matériau, la taille en facettes, ainsi que l'aspect d'ensemble tridimensionnel du pendentif. Ce faisant, elle n'a pas procédé à l'examen de l'impression d'ensemble produite par la marque et le bijou et n'a, de ce fait, pas donné de base légale à sa décision.
Un créateur de souliers de luxe, titulaire d'une marque semi-figurative représentant une semelle de chaussure de couleur rouge, avait poursuivi en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale la société Zara France, pour avoir commercialisé un modèle de chaussure féminine comportant une semelle rouge.
La société Zara avait de son côté sollicité et obtenu la nullité de la marque, décision que son titulaire contestait devant la Cour de cassation qui vient de rendre son arrêt le 30 mai 2012.
Au terme de cette décision, la Cour de cassation confirme que la figure déposée à titre de marque était imprécise, et qu'à la supposer identifiée comme une semelle, sa forme apparaît imposée par sa nature ou sa fonction. S'agissant de la couleur rouge revendiquée, elle n'est pas définie par une référence permettant de l'identifier avec précision, la figure comportant d'ailleurs plusieurs nuances de rouge. Ainsi, ni la forme, ni la couleur de la semelle ne faisaient l'objet d'une représentation graphique lui permettant d'être représentée visuellement. Au terme d'une appréciation globale, la Cour d'appel a pu légitimement considérer que signe déposé était dépourvu de tout caractère distinctif.
Dès lors, la demande a justement été déclarée irrecevable.
Une société allemande avait déposé à l'OHMI une demande d'enregistrement de la marque "EcoPerfect" pour les produits de la classe 21 (ustensiles pour le ménage et la cuisine). Cette demande a été rejetée par l'examinateur qui avait considéré que la marque était descriptive.
Le 26 août 2010, la requérante a formé un recours devant la première chambre de recours de l'OHMI, recours rejeté car le signe EcoPerfect se compose de deux termes "eco" et "perfect" qui font partie de la langue anglaise, or il convient de se référer selon la chambre de recours à des consommateurs moyens et des professionnels possédant des connaissances de l'anglais. La marque serait donc comprise par le public comme renvoyant à l'expression "ecologically perfect".
A l'appui de sa contestation devant le Tribunal de Première Instance de l'Union Européenne, la société allemande arguait de l'absence de rapport direct entre la dénomination et les produits visés. EcoPerfect serait un néologisme qui crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments qui la composent. Mais le TPIUE confirme par son arrêt du 24 avril 2012 que la juxtaposition des mots "eco" et "perfect" seront immédiatement compris comme signifiant "écologiquement parfait" et rejette l'argument.
La société allemande invoquait aussi le fait que le terme "ecoperfect" est contraire à l'usage de la langue anglaise en matière d'écologie, car d'autres expressions comme "environmentally friendly" ou "non-pollutin" sont utilisées. Nouveau rejet : il n'est pas nécessaire que les signes composant la marque visée soient effectivement utilisés au moment de la demande d'enregistrement, il suffit qu'ils puissent être utilisés à cette fin.
La requérante invoquait encore que la construction du signe "EcoPerfect est contraire aux règles linguistiques et grammaticales anglaises, en raison de l'écriture en majuscule de la première lettre des termes, en vain.
La marque EcoPerfect n'est donc pas purement évocatrice, mais informe directement et immédiatement le public pertinent de l'origine ou de l'utilisation écologiques des produits en cause. Il y a lieu de garantir qu'il puisse être utilisé par tous les opérateurs.
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Titulaire du certificat de spécialisation en Droit de la Propriété Intellectuelle